Что в имени тебе моем?..

Про путь, который отделяет красивое название от официально зарегистрированного торгового знака, рассказывает Иван Кривушин, генеральный директор БюроБюро.

Вначале было слово. Потом их стало два: Бюро и Бюро, которые, объединившись, образовали новое имя компании — БюроБюро. Оно родилось в тяжелых муках ребрендинга и никого не оставило равнодушным, более того, стало причиной зарождения мема «мы не повторяем два раза, два раза».
И так бы все и продолжалось, если бы в один ужасный день не выяснилось, что «у мамы два сына Васи» и есть некто, положивший глаз на необычное название, точнее, решивший получить «плюшки» от незаконного обладания им.

Сигнал тревоги

Не успели мы сказать «два раза, два раза», как забила тревогу Залина Плиева, юрист в области интеллектуальной собственности и права в сфере информационных технологий, управляющий партнер юридической компании Plieva IP & Digital law. Она обнаружила заявку на регистрацию торгового знака «БюроБюро», поданную сторонней компанией. О том, что это брендсквоттер, говорили несколько фактов: компания была создана совсем недавно, но уже успела подать заявку на регистрацию нашего названия и еще более десяти заявок на разные товарные знаки, которые ассоциируются с успешно работающими компаниями в сфере digital, IT и PR, не имея к ним никакого отношения.
Так мы выяснили, что не одни во Вселенной. Ситуация совсем не внушала оптимизма, и нам пришлось не понаслышке познакомиться и сразиться с похитителями брендов.

Охотники за именами

В современной реальности опыт сквоттеров, осваивающих заброшенные здания, материализовался в правовой и киберсфере. Но незваные гости теперь куда более опасны: на кону не пустующая жилплощадь, а вполне реальные торговые знаки. Играя на скользких моментах в законодательстве, псевдохозяева покушаются на одну из главных ценностей современного бизнеса — имя.

Я протестую!

Было очевидно, что незваный «близнец» не собирается использовать название по назначению, его цель — зарегистрировать товарный знак-клон, чтобы потом третировать законных владельцев.

Примечание: Брендсквоттинг — захват активно используемого, но ранее не зарегистрированного товарного знака с целью последующего получения выгоды.

Такой «правообладатель» может требовать до 5 млн руб. в качестве компенсации за неправомерное использование своего коммерческого обозначения. При этом доказывать размер убытков не требуется. То, что вы используете ранее зарегистрированный им товарный знак, вполне достаточно для взыскания компенсации. Размер компенсации определяет суд исходя из обстоятельств по конкретному делу, но в среднем он редко бывает ниже 100 000 руб., поясняет Залина Плиева.

Примечание: Также предусмотрено административное и уголовное наказание за использование чужого ТЗ вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет в случае неоднократного использования торгового знака организованной группой лиц.

Первое, что мы сделали, — подали протест в Роспатент на регистрацию компании-брендсквоттера. Для этого пришлось собрать все упоминания о БюроБюро в интернете и публикации за всю историю существования переименованной компании. Протест был принят, и мы сразу же инициировали процесс регистрации собственного товарного знака.

Бывает два вида брендсквоттеров.
Первые ориентируются на узнаваемые фирмы, привязанные к своему бренду. Они ищут конкретные компании, которые уже некоторое время используют свое имя и уже приобрели известность из-за своей деятельности, но еще не зарегистрировали ТЗ.
Во втором случае есть довольно крупные компании, регистрирующие популярные слова, которые могут быть использованы в качестве названий. И если вы решили назвать свою ветеринарную клинику «Доктор Айболит», вам придется сразиться с теми, кто не имеет никакого отношения к животным, зато обладает правами на это имя.
Это напоминает киберсквоттинг — покупку доменов с целью их последующий перепродажи. Ключевое отличие в том, что можно легко отследить, занят ли интересующий вас домен, просто введя запрос в поисковой строке. В ситуации с товарными знаками это сложнее. В обоих случаях истинным владельцам фирмам обычно предлагается либо выкупить права на товарный знак, либо судиться, говорит Залина Плиева.

Именные войны

В нашей сфере узнаваемое имя — огромный ресурс, который должен быть безупречен. Люди знают и доверяют нам, потому что наш бренд выгодно выделяется на фоне компаний, чьи названия, включая доменные, меняются приблизительно раз в год-два. К моменту регистрации наше имя уже имело вес, в него было вложено много энергии. Потерять все это или пойти на поводу у пиратов — такой вариант мы просто не рассматривали и поэтому были обречены на борьбу.

Получив права на торговую марку, брендсквоттер может на официальных основаниях требовать от законных хозяев прекращение ее использования. Это открывает неприятную перспективу решить проблему деньгами или потерять нажитое непосильным трудом интеллектуальное имущество, что негативно повлияет на настроение клиентской базы и может пошатнуть репутацию. Надо осознать, что это реально существующий в России и мире рынок, утверждает Залина Плиева.

Мы встали на тропу регистрационной войны и прошли все круги ада, отстаивая то, что принадлежит нам по праву. Краткое содержание «предыдущих серий» сводится к тому, что ответом Роспатента на нашу первую заявку о регистрации БюроБюро был отказ. Основанием послужил тот факт, что уже существует некая компания с названием «Бюро», зарегистрированная где-то в Сибири. Помимо этого были претензии, что слово «бюро», даже произнесенное два раза подряд, недостаточно оригинально для ТЗ и может закрывать те же классы МКТУ. Но тут подключилась наша тяжелая артиллерия — профессиональные адвокаты, и справедливость восторжествовала.

В случае со знаком «БюроБюро», еще до подачи заявки были опасения, что эксперт Роспатента посчитает наименование недостаточно оригинальным, сочтет его простым повторением одного слова, говорит Залина Плиева. По таким заявкам имеет значение наличие доказательств активного использования и человеческий фактор, так как от эксперта Роспатента зависит окончательное решение. Нам удалось доказать на существующих примерах, что в данном случае название, образованное из повторения, создает новый смысл. Это называется различительной способностью — основой товарного знака, эффектом, без которого нельзя защитить свой бренд.

Брендсквоттеры поневоле

Кстати, бывает, что вы активно вкладываетесь в бренд, не подозревая, что в смежной области или другом регионе это название уже давно используется, ведь есть достаточно компаний, которые не размещают информацию о себе в интернете, не имеют сайта, и обнаружить, что у них аналогичный вашему товарный знак, практически невозможно.
Так можно стать брендсквоттером поневоле. Правда, если при этом вы ни с кем не планируете вести тяжбы, вы, так сказать, «латентный» и никому не опасный марочный пират.

Примечание: На официальном ресурсе Роспатента есть платный поиск по заявкам на регистрацию, один запрос стоит 295 р.

Кириллица + латиница

Параллельно с регистрацией ТЗ кириллицей мы подали документы на регистрацию названия на латинице, чтобы застраховать себя от непрошеных гостей в интернете.
Есть целое направление: киберсквоттинг — покупка доменов с целью их последующий перепродажи.
Чтобы не рисковать и самим не превратиться в киберпиратов или не идти на компромиссы в виде домена, написанного кириллицей (что не очень популярно даже в нашем государстве) или другого расширения, коих немало, но они менее распространены в использовании, очень рекомендуем регистрировать написание на латинице одновременно с кириллическим.

Как бороться с брендсквоттерами?

Если вы обнаружили, что кто-то пытается зарегистрировать ваше название, нужно действовать быстро: пока товарный знак еще не зарегистрирован, изменить ситуацию проще.

Незамедлительно подавайте в Роспатент протест с доказательствами того, что имя принадлежит вам. В этом помогут все публикации в СМИ, отчеты об участии в профессиональных мероприятиях, отзывы, подтверждение, что есть клиенты в регионах, — все, что доказывает вашу работу и известность под данным брендом, советует Залина Плиева. Параллельно можно проверить информацию о компании-захватчике. Может оказаться, что она подала сразу ряд заявок по названиям разных компаний, и/или была создана незадолго до подачи заявок, как в случае с БюроБюро. Это явно будет работать не в ее пользу. Если все же Роспатент вынес решение о регистрации товарного знака компании-брендсквоттера, это решение может быть обжаловано через Палату по патентным спорам и суд. Возможно и тихое решение проблемы: официально оповестите брендсквоттеров о том, что вы в курсе их деятельности. Оценив ваше намерение бороться, они могут приостановить ход своей заявки в Роспатенте — например, не оплатив пошлину. Тогда вопрос снимется сам собой. Но это скорее исключение.

Победа!

В нашем случае мы потратили год на то, чтобы получить свидетельство о единоличном обладании товарным знаком «БюроБюро». Если бы не было незапланированных препятствий, это заняло бы 8–10 безмятежных месяцев.
По словам Залины Плиевой, значение имеет, на каком этапе произошла встреча с брендсквоттерами. В любом случае сразу после подачи протеста на заявку брендсквоттеров нужно параллельно подать свою заявку, чтобы получить приоритет по дате. В таком случае брендсквоттеры не смогут подать еще одну заявку взамен оспоренной.

Итоги

Пройдя все перипетии, погрузившись в мир брендсквоттеров и выйдя из него победителями, мы получили возможность с гордостью использовать свое имя и спокойствие за свой бренд.
Может быть, здесь и сейчас это не дает нам никаких бонусов или дополнительного доверия клиентов. Но интеллектуальная собственность становится все более значимой, и наш опыт может послужить одной из первых ласточек цивилизованного рынка авторского права, будущее которого зависит от всех нас.

Будем рады быть с вами на связи!

Контакты

БюроБюро
info@buroburo.ru - общие вопросы
pr@buroburo.ru - pr и мероприятия
Москва Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, БЦ W Plaza 2
Комфортный офис в бизнес-центре W Plaza 2 с фонтаном во дворе. Настольный футбол в офисе, чай-кофе, иногда потанцуем.

Написать

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен 
с политикой обработки персональных данных.

Спасибо за обращение! Обычно мы отвечаем в течение двух-трех часов в рабочее время.